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平成26(2014)年特許法等改正〔審査請求期間徒過の救済措置の施行日は未定。2015(平成27)年4月1日施行に向け庁内作業は進んでいるようです。〕により、3年の出願審査請求期間内に審査請求をできなくても、出願人に災害等のやむを得ない事由があった場合、1年以内であれば、審査請求をできるようになります(特48条の3⑤)。出願人への救済制度です。

(特48条の3⑤)「前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内で同項に規定する期間の経過後1年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。」

一方、救済措置により第3者が困ることがあります。出願日から3年間間、出願審査請求がなされなかったので、その出願の発明は自由に実施できる、と考えて実施を開始したところ、その後出願審査請求がなされ、特許が発生する場合です。

上記した出願人への救済措置と一緒に、第3者を保護する規定も導入されます。具体的には、救済措置により審査を受け、特許権が発生しても、その特許発明を善意に実施している第3者は、通常実施権を有し、そのまま実施を継続できます(特48条の3⑧)。

(特48条の3⑧)「第5項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第5項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。」

上記通常実施権を発生させるためには、第3者が下図の期間(赤色の括弧)内に実施を開始していることが一の要件となります。

審査請求回復 また、上記特48条の3⑧中に規定される特許公報は、紙媒体でのみ発行されます。従って、「みなし取下げ」及び「出願審査請求」の有無及び発行日を確認するには、特許庁の2階にある工業所有権情報・研修館へ行く必要があります(次善策としてIPDLで確認)。

審査請求の未請求によりみなし取下げされた特許出願が掲載される特許公報は、「特許庁公報」の「拒絶査定、出願放棄・取下・却下リスト(特許)」です。

141114特許庁公報1

みなし取下げされた特許出願の願番は、以下の通り、「出願審査請求期間経過による出願取下リスト(特許)」に列挙されています。
141114特許庁公報2

一方、救済措置により審査請求を行われた特許出願が掲載される特許公報は、「特許庁公報」の「公示号」です。

141114特許庁公報3

現在の「公示号」の目次は、以下の通りです。

141114特許庁公報4

一旦みなし取下げされた出願について、出願審査請求が行われた事実は、上記目次の「特許法第193条の規定による公報掲載」の1項目として加えられる予定です。具体的な項目名(出願審査請求?)は未定です。

なお、上記特許公報「拒絶査定、出願放棄・取下・却下リスト(特許)」及び「公示号」の発行予定は、特許庁HPの「I.特許庁公報発行予定表(紙)」の特許庁公報(紙)発行予定表で確認できます。

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特許発行費用を納付した後に、簡易に情報開示できるクイックパス情報開示陳述書(QPIDS:Quick Path Information Disclosure Statement)パイロットプログラムが試行されています。

QPIDSプログラムの試行は、2012年5月16日に開始され、何度かの終了期限の更新を経て、2015年9月30日まで試行される予定です(2014/9/24発表)。

米国特許法では、IDS(情報開示陳述書)の提出義務が、特許発行まで出願人に課されています。日本の会社が米国に特許出願する場合、米国のみならず、日本を含め複数国に同じ内容の発明について出願を行うことが普通です。一方、審査は各国毎に行われるため、拒絶理由通知がいつ出されるかわかりません。

従って、米国出願において特許発行費用を払った後、例えば、日本の審査で今までに見たことのない先行技術が引用され、この先行技術を情報開示する必要に迫られる場合には、特許発行を取下げる手続とともに、継続審査(RCE)又は継続出願の手続が必要となります。

従って、RCE等の審査において、提出された先行技術が特許性に影響しないものと分かった場合でも、RCE等の手続費用は無駄になります。が、QPIDSプログラムを利用すると、上記費用及び時間を節約できます。

QPIDSプログラムの申請時期:

イラスト中の赤色で示す期間〔IF支払日の翌日から特許発行日の前日まで(約1ヶ月間)〕です。

QPIDS説明

QPIDSプログラムの申請に必要な書類:

(1)QPID申請書

(2)IDS、先行技術を知ってから3ヶ月以内である陳述、IDS費用(CFR 1.17(p)

(3)特許発行取下げ書、特許発行取下げ費用(CFR 1.17(h)

(4)RCE、RCE費用(CFR 1.17(e)

QPIDSプログラムが申請されると、審査官は、IDSの先行技術により審査を再開する必要があるか否かを検討します。審査官がIDSで提出された先行技術について審査が必要でないと決定した場合には、許可可能通知(Notice of Allowability)が改めて発行され特許発行となります。すでに支払ったRCE費用は、自動的に返還されますが、特許発行取下げ費用は返還されません。なお、許可通知(Notice of Allowance and Fee due)は改めて発行されることはありません。

一方、IDSにより提出された先行技術により審査を再開する必要があると審査官が判断すると、特許発行が取り下げられRCEにおいて特許性について審査されます。審査が再開される際には、出願人へIDSを検討するための審査再開通知(Notification of Reopening of Prosecution due to Consideration of an Information Disclosure Statement filed after mailing of a Notice of Allowance)が発送されます。なお、すでに支払ったIDS費用は、自動的に返還されます。

なお、上記イラストでは、拒絶理由通知で引用された先行技術は、特許発行費用支払い後に発見した例を示していますが、特許発行費用支払い前に知っていた先行技術をQPIDSプログラムで提出することも可能です。がQPIDSプログラムを申請する日から遡り、3ヶ月以内である必要があります。また、QPIDSプログラムの申請時に補正書を提出した場合には、RCEとして処理されます。従って、補正書は出せません。

参照:

QPIDS Pilot Program

FAQ-QPIDS


 

ファイナル・オフィス・アクション(Final Office Action:FOA)に対して、応答書(補正書、意見書等の提出)の提出を2か月以内に行うと、延長費用を削減できる場合があるからです。

FOAが発行された場合には、短縮法定応答期間(shortened statutory period for reply)が3ヶ月に設定されます。そして、FOAの結び(Conclusion)に、以下の記載があります。

“A shortened statutory period for reply to this final action is set to expire THREE MONTHS from the mailing date of this action. In the event a first reply is filed within TWO MONTHS of the mailing date of this final action and the advisory action is not mailed until after the end of the THREE-MONTH shortened statutory period, then the shortened statutory period will expire on the date the advisory action is mailed, and any extension fee pursuant to 37 CFR 1.136(a) will be calculated from the mailing date of the advisory action. In no event, however, will the statutory period for reply expire later than SIX MONTHS from the mailing date of this final action.”

「本ファイナル・オフィス・アクションに対する短縮法定応答期間は、本アクションの発送日から3ヶ月で満了する。本ファイナル・オフィス・アクションの発送日から2ヶ月以内に最初の応答書を提出し、3ヶ月の短縮法定応答期間が経過するまでアドバイザリー・アクションが発送されない場合には、3ヶ月の短縮法定応答期間は、アドバイザリー・アクションが発送される日に満了し、CFR1.136(a)に従う延長費用は、アドバイザリー・アクションの発送日から計算される。しかしながら、いかなる場合も、法定応答期間が本ファイナル・アクションの発送日から6ヶ月を越えて満了することはない。」

すなわち、FOAの発送日から2ヶ月以内に応答書を提出したにも拘わらず、審査官がFOAの発送日から3ヶ月以内にアドバイザリー・アクション(Advisory Action:AA)を発行しなかった場合には、延長費用を計算する基準日は、FOAの発送日から3ヶ月後ではなく、AAの発送日となります。

141104UA延長

上図を用い、2014年11月3日にFOAが発送された場合について見てみます。例えば、2014年12月25日(FOAの発送日から2ヶ月以内)に応答書を提出(A)したのに、AAが2月20日に発送された(FOAの発送日から3ヶ月以内に出されなかった)場合には、AAの発送日(2月20日)が、延長費用を計算する基準日(短縮法定応答期間3ヶ月の満了日)となります。

従って、2015年3月19日に2回目の応答書(通常、継続審査申請書、審判請求書等)を提出する場合には、AAの発送日から1ヶ月以内(2015年3月20日以前)であるため、1ヶ月分の延長費用で済みます。(もし、FOAの発送日から3ヶ月経過後の2015年2月3日が、延長費用の基準日であるとして計算すると、2015年3月19日までの延長期間は、1ヶ月以上2ヶ月未満であるため、2ヶ月分の延長費用が課されることとなってしまいます。)

一方、2015年1月25日(FOAの発送日から2ヶ月経過後)に最初の応答書を提出(B)し、AAが2015年2月20日に発送された場合において、先と同じように2015年3月19日に2回目の応答書(通常、継続審査申請書、審判請求書等)を提出する際には、AAの発送日(2月20日)が、延長費用を計算する基準日(短縮法定応答期間3ヶ月の満了日)となります。この場合には、2ヶ月分の延長費用が課されます。もちろん、3月3日までに、2回目の応答書を提出できれば、1ヶ月分の延長費用で済みます。


 

特許審査ハイウェイ制度(外国特許を早く取るために)その2では、パリ優先権に基づく外国出願におけるPPHに関するグラフでしたが、こちらは、国際出願(PCT)に基づく各国出願のPPHに関するグラフです。グラフは、Patent Prosecution Highway Statistics(特許庁)より転載。

 

国際出願に基づく各国出願でも、パリ優先権を主張した外国出願と同様に、PPHを申請すると、(1)審査期間の短縮、(2)アクション(拒絶理由通知)の回数を削減、及び(3)特許査定率の向上、が可能であることが、グラフ(E)~(H)に示されています。

(E)国際出願に基づく各国出願においてPPH申請から最初のアクション(拒絶理由通知)が発行されるまでの平均期間

例えば、米国(US)において、最初のアクションが発行されるまでの期間に関し全特許出願の平均は、18ヶ月ですが、PPH申請がなされた出願は、5.2ヶ月です。

141020pphpct3(F)国際出願に基づく各国出願においてPPH申請から最終処分がなされるまでの平均期間

例えば、米国(US)において、最終処分がなされるまでの期間に関する全特許出願の平均は、29ヶ月ですが、PPH申請がなされた出願については、14.1ヶ月で最終処分がなされています。

141020pphpct4(G)国際出願に基づく外国出願において発行されるアクション(拒絶理由通知)の平均回数

例えば、米国(US)の審査における全特許出願のアクションの回数は、平均2.4回ですが、PPH申請がなされた特許出願は、平均1.6回です。

141020pphpct5 (H)特許査定率

例えば、米国(US)の審査における全特許出願の特許査定率は、53%ですが、PPH申請がなされた特許出願の特許査定率は、90.3%です。

141020pphpct

上記(E)~(H)のグラフの注釈:

 

  • *1 調査期間:2013年1月~12月
  • *2 調査期間:2014年3月
  • *3 調査期間:12年4月~2013年3月
  • *4 調査期間:2013年7月~2013年12月
  • *5調査期間:2006年7月~2011年12月での総数

 


 

特許審査ハイウェイ制度(外国特許を早く取るために)のその1に記載した通り、特許庁のホームページには、特許審査ハイウェイ(PPH)のメリットとして、以下の事項が挙げられています。

(1)審査期間を短縮化できます。

(2)審査におけるアクション(拒絶理由通知)の回数を削減でき、現地代理人費用を抑えることができます。

(3)特許査定率が向上できます。

さらに、上記メリットと併せて、PPH申請に関する統計がPatent Prosecution Highway Statisticsに公表されていますので、後半に転載しました。

パリ優先権を主張した外国出願において、PPHを申請すると、(1)審査期間の短縮、(2)アクション(拒絶理由通知)の発行回数の削減、及び(3)特許査定率の向上、が可能であることが、グラフ(A)~(E)に示されています。

ただ、パリ優先権を主張した米国出願についてPPHを申請した場合、(2)アクション(拒絶理由通知)の発行回数の削減とは、いかないようです(以下のグラフ(C)参照。)。

さらに、下記のグラフ(D)に示されるように、米国出願の特許査定率は、全出願については53%ですが、PPH審査では、87.9%です。ただ、このグラフ(D)は、特許査定率について、最初に出願及び審査がなされた第1の国がどこであるかについて、峻別していません。従って、日本の審査で許可可能の請求項(クレーム)があると判断された場合には、約90%の確率で特許になる、とまでは言えないようです。

少し古いデータですが、日本で特許になった出願について、米国出願でPPH申請を行った場合の特許査定率は、95%(2009年7月時点)となっています(特許審査ハイウエイの概要:7ページ)。従って、日本で特許可能とされた出願に基づき、PPH申請を行う米国特許出願は許可される可能性が非常に高いと言えそうです。

一方、米国出願の審査において、発行されるアクション(拒絶理由通知)の回数は、PPH申請の有無に拘わらず大差ありません(以下のグラフ(C)参照。)。よって、上記(2)のメリットは余りないようです。

それでは、以下に、パリ優先権を主張した諸外国に特許出願を行いPPH申請を行ったケースに関するグラフ(A)~(D)を示します。

(A)PPH申請から最初のアクション(拒絶理由通知)が発行されるまでの平均期間

例えば、米国(US)において、最初のアクションが発行されるまでの期間に関し全特許出願の平均は、18ヶ月ですが、PPH申請がなされた出願は、4.4ヶ月です。PPHgraph2 (B)PPH申請から最終処分がなされるまでの平均期間

例えば、米国(US)において、最終処分がなされるまでの期間に関する全特許出願の平均は、29ヶ月ですが、PPH申請がなされた出願については、14ヶ月で最終処分がなされています。

PPHgraph3

(C)発行されるアクション(拒絶理由通知)の平均回数

例えば、米国(US)の審査における全特許出願のアクションの回数は、平均2.4回ですが、PPH申請がなされた特許出願は、平均2.3回です。

 

PPHgraph4

(D)特許査定率

例えば、米国(US)の審査における全特許出願の特許査定率は、53%ですが、PPH申請がなされた特許出願の特許査定率は、87.9%です。

PPHgraph1

上記(A)~(D)のグラフの注釈:

  • *1 調査期間:2013年1月~12月
  • *2 調査期間:2014年3月
  • *3 調査期間:12年4月~2013年3月
  • *4 調査期間:2013年7月~2013年12月
  • *5調査期間:2006年7月~2011年12月での総数

特許審査ハイウェイ制度(外国特許を早く取るために)その3


特許審査ハイウエイ制度(PPH)は、第1の国(特許庁)に出願された特許出願が特許可能と判断された発明を有する場合、第2の国(特許庁)に出願された特許出願の早期審査を受けられる制度です。

メリット:

(1)審査期間を短縮化できます。

(2)審査におけるアクション(拒絶理由通知)の回数を削減でき、現地代理人費用を抑えることができます。

(3)特許査定率が向上できます。

特許庁HP参照

デメリット:

(1)第1の国で許可されたクレーム(請求項)と同一のクレーム(請求項)で審査を受ける必要があるため、第2の国で本来許可される請求項より狭い請求項となる可能性があります。

(2)各国の法制度が異なるため、第1の国で許可されたクレーム(請求項)であっても、第2の国でそのクレーム(請求項)が許可されるとは限りません。

以下に、PPHを利用する幾つかの例を示します。

例1 直接出願

 PPHex1

(例1) 第1の国で出願された日本出願の審査において、許可可能とされたクレームがある場合又は、特許査定が出された場合には、第2の国に出願された米国出願は、①PPH申請を行うことにより、早期審査の対象となります。もちろん中国出願においてもPPHの申請は可能です。

例2 直接出願

PPHex2

(例2) 米国出願の審査において、許可可能なクレームがある場合又は、許可通知が出された場合には、日本出願において②PPH申請を行うことにより、早期審査を受けることができます。同様に、中国出願において③PPH申請を行うことも可能です。

例1では、最初に出願された特許出願の審査結果を利用して第2の国の特許出願でPPHの申請を行っていますが、例2は、時期的に後になされた第2の国の特許出願の審査結果を利用して、第1の国を含むその他の外国出願においてPPH申請を行っています。

以下に国際(PCT)出願においてPPHを利用する例について示します。なお、例3、例4では、日本出願を行った後に、国際出願を行っていますが、日本出願をせず、最初に国際出願を行った場合も同じです。

例3 国際(PCT)出願

PPHex3

(例3) 国際出願を行い、希望する国への移行手続を行った後、例えば韓国出願の審査において許可クレームがある場合又は許可通知が出された場合には、米国出願において、④PPH申請を行うことにより、早期審査を受けることができます。同様に、欧州出願においてPPH申請を行うことも可能です。

例4 国際(PCT)出願

PPHex4

(例4) 国際出願について出願人に通知される国際調査(許可クレームがある場合)を利用し、希望する国に移行した外国出願、例えば米国出願について④PPH申請を行うことにより、早期審査を受ける例です。同様に、欧州出願、韓国出願においてPPH申請を行うことも可能です。

特許庁HPのPatent Prosecution Highway Portal Site参照(直リンク不可)

特許審査ハイウェイ制度(外国特許を早く取るために)その2

 


 

 

特許・意匠・商標出願等の審査を経て特許(登録)査定の通知を出願人が受け取ると、その通知には「この書面を受け取った日からら30日以内に登録料の納付が必要です。」との記載があります(特108条1項)。

30日以内に登録料を支払いわなかった場合には、その出願が直に却下されてしまうのでしょうか(特18条1項)?

結論的には、出願は直ぐには却下されません。期限経過後約1ヶ月(特許(登録)査定通知から2か月)後に特許庁から以下のような通知(ハガキ)が届きます。

 

この通知が届いてから登録料を支払えば特許(登録)されます。

但し、注意する点は、特許における分割出願です。特許査定とされた特許出願の審査対象ではなかった発明を権利化する場合には、分割出願が必要です。この場合で上記の特許(登録)査定を受け取ってから30日を過ぎてしまった場合には、分割出願をすることはできません(特44条1項2号)。

ただ、遅くとも来年(2015年)の5月までには、救済措置(特44条7項)が導入され、特許査定通知を受け取ってから6カ月以内に登録料を支払えば救済される場合があります。救済措置を受けるためには、重病、災害などやむを得ない理由が必要となります。やむを得ない理由に該当するか否かはケースバイケースです。したがって、やむを得ない理由により登録料を支払えなかった場合には、この救済措置(特44条7項)の適用を試してみることも一案です(rev.140902)。


 

中小企業様向けに、国際出願に要する費用の軽減措置が実施されています。

軽減措置を受けられる国際出願は、2014(平成26年)年4月~2018(平成30年)年3月までに日本語でなされた国際出願です。

軽減される対象は、調査手数料手数料、送付手数料、で/3の金額が手続後に返金されます。

なお、国際予備審査に伴う費用も軽減対象ですが、国際予備審査の利用は少ないと思われますので、出願時の費用について軽減措置を受けた場合の具体例を記載します。

2014年8月1日現在、国際出願を行うときに特許庁等に納める手数料は、以下の(1)~(3)の項目です

(なお、出願書類の枚数が30枚を越える場合は追加手数料が発生します)。

 

(1)送付手数料         10,000円

(2)調査手数料         70,000円

(3)国際出願手数料     154,800円


 

軽減前の総額    234,800円

返還される金額   -53,330円


軽減後の総額  181、470円


 

上記の通り、軽減対象は、(1)送付手数料と(2)調査手数料で、

返還される金額は、80,000円の2/3(53,330円)となります。

従って、国際出願の費用の総額(軽減後)は、181、470円(234,800円-53,330円)となり、

軽減前の費用の2割引き程度となります。

 

なお、上記の軽減措置と助成金(国際出願の費用を補助する制度)は別の制度です。

従って、軽減措置(助成金)を受けつつ、助成金(軽減措置)を申請することも可能ですし、

助成金及び軽減措置のどちらか一方のみを受けることも可能です。


現在、中小企業様向けに、外国出願等に要する費用を補助してくれる制度があります。

(1)補助の対象は、国際特許(実用新案)・意匠・商標の出願費用等(国内・現地代理人費用、翻訳費含む)です。

(2)補助される金額は、出願等に要した金額の半額です。

(3)補助金の上限は、一社につき300万円です。

但し、特許出願は、1件につき150万円まで、実用新案・意匠・商標出願は、1件につき、60万円までとなります。

 

昨年度(2013年)は、下記のグラフ(特許行政年次報告書2014年版より転載:2-6-6図、外国出願補助金実績の推移)に示されている通り、381件の案件で助成金が利用されています。

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なお、具体的な申し込み要項は、地域毎に異なりますので、最寄りの支援センターにお尋ねすることをお薦めします。

 

問合せ先は、以下の通りです。

東京都の事業者様は、東京都知的財産総合センター

東京都以外の事業者様は、各地域の支援センター

地域に関係なく対応してくれる機関は、ジェトロとなっています。



弁理士木宮からの知的財産つぶやき


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